Der BGH hatte sich mit der Rechtsbeständigkeit der Wort-Bild-Marke "test" zu beschäftigen und ging dabei insbesondere auf die Verkehrsdurchsetzung von Marken ein.
Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde ?
Im Jahr 2004 meldete die Stiftung Warentest die Wort-Bild-Marke "test" zur Eintragung im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) an. Die Eintragung galt unter anderem für Testmagazine und deren Veröffentlichung. Im Jahr 2006 stellte der Axel Springer Verlag einen Antrag auf Löschung der Marke. Der Antrag wurde auf § 8 Abs. 2 MarkenG gestützt. Nach dieser Norm sind Marken nicht eintragungsfähig, wenn sie aus beschreibenden Angaben bestehen, die Marken mithin schon "Auskunft" über die geschützten Waren und Dienstleistungen geben. Das DPMA hat dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht. Auf die Beschwerde von Stiftung Warentest hin hat das Bundespatentgericht die Löschung aufgehoben. Als letzte Stelle hatte sich der BGH mit dem Bestand der Marke zu beschäftigen.
Wie hat der BGH entschieden ?
Der BGH stellte - ebenso wie das Bundespatentgericht - nicht in Abrede, dass die Marke "test" beschreibend für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (z.B. Testzeitschriften) ist und die Marke dem Grunde nach gelöscht werden muss. Das Manko des "Beschreibens" kann allerdings durch Benutzung überwunden werden. Wenn die Verbraucher derart "vertraut" mit einer bestimmten Marke sind, dass sie in großer Zahl beim Wahrnehmen dieser Marke diese mit der Stiftung Warentest assoziieren (sog. Verkehrdurchsetzung), dann kann eine Eintragung bestehen bleiben. Hinsichtlich der Benutzung lag sowohl als auch ein empirisches Gutachten vor, das belegte, dass 43 % der Verbraucher in der Marke einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen. Weiterhin wurden von Seiten der Stiftung Warentest verschiedene Indizien (Marktanteil des Magazins "test", Auflage, Werbeaufwendungen, Dauer des Vertriebs) vorgelegt, die auf eine rege Markttätigkeit schließen lassen konnten.
Der BGH stellte jedoch primär auf das Ergebnis der empirischen Erhebung ab und entschied, dass 43 % für eine hinreichende Benutzung und Verkehrdurchsetzung nicht ausreichend sind und die vorgelegten Indizien nicht über das Ergebnis dieser Studie hinweghelfen können. Der BGH hat die Sache entsprechend an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, welches erneut über die Angelegenheit entscheiden muss.
Wie ist die Entscheidung zu werten ?
Der BGH hat klargestellt, dass eine Verkehrdurchsetzung im Regelfall nur mit einer (kostspieligen) empirischen Erhebung bewiesen werden kann, die einen entsprechend hohen Prozentsatz an Bekanntheit aufweist. Nach der Entscheidung des BGH muss dieser Prozentsatz bei mehr als 43 % liegen. Auch umfangreich vorgebrachte Indizien einer Verkehrsdurchsetzung können ein solches Gutachten nicht ersetzen oder gar entkräften.
Nach der Entscheidung des BGH wird auch deutlich, dass eine beschreibende Angabe nur äußerst schwer durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden ist. Bei der Anmeldung einer Marke ist daher zur Meidung von späteren Rechtsstreitigkeiten zwingend zu überprüfen, ob eine beschreibende Angabe oder ein anderer potentieller Löschungsgrund vorliegen. Dies gilt umso mehr, als ein Antrag auf Löschung von jedermann gestellt werden kann und eigene (ähnliche) Marken des Antragstellers gerade nicht notwendig sind.
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