22. Februar 2016 Markenrecht: Verwechslungsgefahr bei Warenformmarken

Urteil des BGH vom 21. Oktober 2015,  Az.: I ZR 23/14

Nach Auffassung des BGH wird eine Warenform, welche hochgradige Ähnlichkeit zu einer dreidimensionalen Marke aufweist, welche aufgrund sogenannter Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurde, in der Regel durch die Verbraucher als Marke angesehen werden, so dass eine Markenverletzung vorliegt. Das Urteil wirkt sich daher auf die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus verkehrsdurchgesetzten Warenformmarken aus.

 

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Im konkreten Fall wandte sich die Klägerin als Herstellerin des bekannten Schokoriegels „Bounty“ gegen den Vertrieb eines sehr ähnlichen Riegels mit Kokosfüllung und berief sich dabei auf eine eingetragene Warenformmarke, welche eben diesen Schokoriegel wiedergibt.

Neben den klassischen Wort- und Bildmarken existieren auch weniger bekannte Marken, darunter Formmarken, also Marken, welche aus einer dreidimensionalen Form bestehen. Hierbei kann es sich z. B. um originelle Verpackungen handeln, für deren Form der Hersteller eigenständigen Schutz beanspruchen möchte. Die Eintragung dreidimensionaler Marken scheitert zuweilen an der fehlenden Unterscheidungskraft ihrer Form. Dies bedeutet, die Verbraucher sehen die begehrte Formmarke nicht als „Marke“, also als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, an. In solchen Fällen darf die Warenform nicht durch die Eintragung einer Marke monopolisiert werden; die Markenanmeldung ist zurückzuweisen. Gerade solche Marken, welche aus der Form der Ware selbst bestehen, setzen daher grundsätzlich eine Abweichung von marktüblichen Warenformen voraus.

Daneben existieren jedoch zahlreiche Produkte, deren Gestaltung zwar für sich genommen nicht originell ist, welche jedoch aufgrund langjähriger intensiver Benutzung eine solche Bekanntheit erlangt haben, dass die Verbraucher die Form überwiegend einem bestimmten Hersteller zuordnen, d. h. als Marke ansehen (und nicht nur als rein dekorative Gestaltung). In solchen Fällen kann die Form dennoch als Marke eingetragen werden, man spricht von „Verkehrsdurchsetzung“, welche in der Regel durch Verbraucherbefragungen ermittelt werden muss.

Auch bei der Form des Schokoriegels „Bounty“ handelt es sich um eine solche kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke.

Im Verletzungsverfahren stellt sich weiterhin die Frage, ob auch die angeblich rechtsverletzende Warenform seitens der Verbraucher als Marke verstanden wird. Denn eine Form, welche lediglich als rein dekorative Produktgestaltung und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen aufgefasst wird, kann keine fremde Marke verletzen.

An dieser Voraussetzung scheiterte etwa die Klagepartei im ebenfalls durch den BGH entschiedenen Fall „russisches Schaumgebäck“ . Das Gericht ging davon aus, dass die Verbraucher die Form eines Gebäcks nicht als Hinweis auf dessen Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen auffassen. In diesem Fall war die Klagemarke nicht kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden.

Fazit:

Das Urteil des BGH dürfte sich positiv auf die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus verkehrsdurchgesetzten Warenformmarken auswirken, d. h. solchen dreidimensionalen Marken, welche aufgrund einer typischerweise durch Verbraucherbefragungen ermittelten Verkehrsdurchsetzung eingetragen wurden, jedenfalls dann, wenn es sich bei der entgegenstehenden Warenform um eine sehr ähnliche Gestaltung handelt. 

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