Sachverhalte

1. In dem ersten Verfahren begehrt der Kläger, welcher Inhaber unter anderem der Wortmarke „PROTI“ ist, vom Beklagten die Einwilligung in die Löschung der prioritätsjüngeren Marke „Protifit“ des Beklagten sowie das Verbot ihrer Benutzung. Weiter verfolgt der Kläger Auskunfts- und Schadensersatzansprüche. Der Beklagte ließ die Marke „Protifit“ vom DPMA eintragen und vertreibt darunter ein Milchproteingemisch. Auf die vom Beklagten im Verfahren erhobene Einrede mangelnder Benutzung macht der Kläger geltend, er benutze seine Marke „PROTI“ durch die Bezeichnungen „Proti Power“ und „Protiplus“ in Preislisten und in graphisch gestalteten Aufmachungen, welche jedoch ebenfalls als Marken eingetragen sind. Die vorinstanzlichen Gerichte (Landgericht Köln und Oberlandesgericht Köln) haben die Klage abgewiesen.
2. Das zweite Verfahren, welches der BGH zwecks Vorlage an den EuGH aussetzte, betrifft einen Rechtsstreit von Levi Strauss & Co. gegen ein Einzelhandelsunternehmen. Levi Strauss ist Inhaberin unter anderem einer Gemeinschaftsmarke, die nach der Beschreibung im Markenregister aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht. Eingetragen ist die Marke als sogenannte Positionsmarke für „Taschen, Brieftaschen, Geldbörsen“ in der Klasse 18 sowie für „Hosen, Shorts, Röcke“ in der Klasse 25.
   Laut der Pressemitteilung des BGH Nr. 185/2011 vom 24.11.2011 brachte die Beklagte seit September 2001 Jeanshosen auf den Markt, die an der rechten Seitennaht der Gesäßtasche mit einem roten Stofffähnchen versehen sind. Darin sah die Klägerin eine Verletzung ihrer Rechte an der oben genannten Marke und erhob daraufhin eine Klage gegen die Beklagte zum Landgericht Hamburg. In dem Revisionsverfahren, das nunmehr beim BGH anhängig ist, beruft sich die Beklagte darauf, dass Levi Strauss die Klagemarke ausschließlich in abgewandelter Form benutze, und zwar mit der Aufschrift „LEVI’S“. Die tatsächlich verwendete Form sei allerdings selbst als Marke eingetragen, sodass nur diese und nicht auch die Positionsmarke rechtserhaltend benutzt worden sei.

Entscheidungen
Der BGH hat mit Beschlüssen vom 17. August 2011 (Az.: I ZR 84/09 – PROTI) und vom 24. November 2011 (Az.: I ZR 206/10 – Stofffähnchen II) beide Verfahren ausgesetzt und dem EuGH mehrere Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken vorgelegt.

1. Im ersten Verfahren (PROTI) betreffen die Fragen des BGH die Vereinbarkeit der deutschen Vorschrift § 26 Abs. 3 Satz 2 des deutschen Markengesetzes (MarkenG)  mit der europäischen Markenrichtlinie. Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG gilt eine Benutzung einer eingetragenen Marke in einer Form, die zwar von der Eintragung abweicht, den kennzeichnenden Charakter der Marke jedoch nicht verändert, auch dann als rechtserhaltende Benutzung, wenn die Benutzungsform selbst als Marke eingetragen ist.                                       Aufgrund der Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2007 (EuGH, Urteil vom 13. September 2007, Rechtssache C-234/06 – BAINBRIDGE), in welcher das Gericht feststellte, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen selbst als Marke eingetragen ist, hält der BGH die Vereinbarkeit der deutschen Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG  mit der europäischen Markenrichtlinie für klärungsbedürftig und legt diese Frage daher dem höchsten europäischen Gericht vor. Vor der BAINBRIDGE-Entscheidung war die Vereinbarkeit der deutschen gesetzlichen Regelung mit der Markenrichtlinie, wie der BGH in seinem Beschluss feststellt, hingegen nie in Zweifel gezogen. Das deutsche Gericht sieht keinen Verstoß der nationalen Bestimmung gegen die europäische Markenrichtlinie, insbesondere gegen Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe a der Markenrichtlinie, die ins deutsche Recht durch § 26 Abs. 3 MarkenG  umgesetzt worden ist. Seine Auffassung begründet der BGH vor allem mit dem erheblichen wirtschaftlichen Interesse von Markeninhabern, ihre häufig  wertvollen älteren Marken fortzuentwickeln und zu modernisieren, ohne dem Risiko ausgesetzt zu sein, einerseits die Priorität der älteren, in ihrer Eintragungsform nicht benutzten Marke zu verlieren und andererseits von einer Eintragung der modernisierten, abgewandelten Markenform abzusehen und somit auf Markenschutz zu verzichten. Das Bundesgericht weist in seinem Beschluss explizit darauf hin, dass nach den Erwägungsgründen der Markenrichtlinie der Benutzungszwang dazu dient, die Gesamtzahl der in der Europäischen Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern. Der Benutzungszwang dient nach Ansicht des Gerichts jedoch nicht dazu, „die in älteren Marken verkörperten wirtschaftlichen Werte ohne zwingenden Grund zu zerstören und den Markeninhaber in der Fortentwicklung und Modernisierung seiner bereits vorhandenen – wertvollen – Marke zu behindern.“
2. Im zweiten Verfahren betreffend die rechtserhaltende Benutzung der Positionsmarke von Levis Strauss besteht die Besonderheit darin, dass die benutzte, als Marke eingetragene Form (rotes Stofffähnchen mit der Aufschrift „LEVI’S“) aus zwei weiteren Marken besteht (Marke „rotes Stofffähnchen“ als Positionsmarke und Wortmarke „LEVI’S“) und im Gegensatz zum ersten Verfahren (PROTI) die so zusammengesetzte und benutzte Marke keine geringfügige Abwandlung der jeweils die  einzelnen Bestandteile aufweisenden Marken darstellt.
   Auch in einer solchen Konstellation will der BGH im Interesse einer effektiven Durchsetzung der Markenrechte von einer rechtserhaltenden Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichens, durch Verwendung der zusammengesetzten Marke, ausgehen. Nach Auffassung des deutschen Gerichts hat der Markeninhaber ein schützenswertes Interesse, auch einen einzelnen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke eintragen zu lassen, der vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichenmittel verstanden wird, wie dies bei dem roten Stofffähnchen von Levi Strauss der Fall sei.
   Der Beschluss in dem Verfahren von Levi Strauss liegt noch nicht in gedruckter Form vor. Die obigen Informationen entstammen daher ausschließlich der Pressemitteilung Nr. 185/2011 des BGH.

Fazit
Die vom BGH dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Vorabentscheidung vorgelegten Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken sind von grundlegender Bedeutung für die Markenpraxis. Die Vorlagebeschlüsse des BGH sind zu begrüßen, da die Klärung der aufgeworfenen Fragen durch den EuGH für mehr Rechtssicherheit sorgen wird.

Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH an seiner BAINBRIDGE – Rechtsprechung festhalten wird, die wie der BGH in seinem PROTI – Beschluss bemerkt, zwar zu Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 a der Gemeinschaftsmarkenverordnung erging, diese Vorschrift jedoch inhaltlich mit Artikel 10 Abs. 1, Abs. 2 a der in den vorliegenden Verfahren einschlägigen Markenrichtlinie übereinstimmt. Sollte dies der Fall sein, würden Markeninhaber erheblichen Schwierigkeiten in der Markenführung und –fortentwicklung ausgesetzt sein, worauf der BGH zutreffend hinweist.

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